Как оформить соглашение о безвозмездным использовании ТЗ между дочерней и материнской компанией?

1. В соответствии с п. 5 ст. 1235 ГК РФ по лицензионному договору лицензиат обязуется уплатить лицензиару обусловленное договором вознаграждение, если договором не предусмотрено иное. Лицензионный договор может предусматривать безвозмездность использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Согласно п. 40 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 в лицензионном договоре может быть прямо предусмотрена его безвозмездность (если же безвозмездность прямо не предусмотрена, а размер вознаграждения или порядок его определения не согласован, договор считается незаключенным).

2. Изменения лицензионного договора подлежат государственной регистрации: в соответствии с формой заявления о государственной регистрации изменений, касающихся зарегистрированного предоставления права использования по лицензионному договору (приложение 4 к Административному регламенту, утв. Приказом Минэкономразвития от 10.06.2016 № 371) предусмотрен раздел 5 "Иные изменения" (не связанные с изменение срока договора, территории использования, вида лицензии).

3. При заключении безвозмездного лицензионного договора применяется п. 8 ч. 1 ст. 250 НК РФ (о внереализационных доходах в виде безвозмездно полученных имущественных прав - право пользования как имущественное право по п. 2 Информационного письма Высшего Арбитражного Суда РФ от 22.12.2005 № 98, - с оценкой дохода по рыночной цене), за исключением случаев, указанных в ст. 251 НК РФ.

4. В пп. 11 п. 1 ст. 251 НК РФ (в редакции от 23.11.2020) указано, что при определении налоговой базы не учитываются доходы в виде полученных безвозмездно имущественных прав, если участие получающей стороны в уставном капитале передающей стороны или передающей стороны в уставном капитале получающей стороны составляет не менее 50 процентов.

5. В любом случае в сделке не должно быть искусственности, лишенной хозяйственного смысла, для целей применения ст. 54.1 НК РФ (Письмо ФНС от 31.10.2017 № ЕД-4-9/22123@).

6. Возможно использование товарного знака без договора под контролем правообладателя (например, в силу имеющихся корпоративных отношений), в целях сохранения государственной регистрации товарного знака (пп. 3 п. 2 Справки по использованию товарного знака под контролем правообладателя (п. 2 ст. 1486 ГК РФ) (утв. Президиумом Суда по интеллектуальным правам от 07.08.2015 № СП-23/21), но и в этом случае, как представляется, налоговые последствия аналогичны изложенным выше.